Prohibiciones absolutas al registro de marcas

Prohibiciones absolutas al registro de marcas

En el presente, se indican las más relevantes:

Consistan exclusivamente en un signo que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los Cuáles ha de usarse dicho signo, incluidas las expresiones laudatorias. (La Comisión de la Comunidad Andina, 2000)

En ese sentido, se establece muy bien la necesidad del libre acceso de las palabras que caracterizan un producto o servicio en el mercado, con ello nace también un mercado justo y equitativo para los titulares de marcas y consumidores.

Asimismo, no se podrá registrar como marca un signo que carezca de distintividad  ya que solo ejercería una función de descripción, resultando imposible conceder una marca llamada “Excelente” o “El mejor”.

Adicionalmente, Maraví Contreras (2017) resalta la naturaleza indirecta que diferencia a los signos evocativos de los signos exclusivamente descriptivos:

No deben confundirse los signos descriptivos con los signos evocativos. Si la información que proporciona el signo es indirecta, vale decir, si requiere un esfuerzo imaginativo para formar una asociación con el producto o servicio; entonces el signo es evocativo y puede ser concedido. (pág. 62)

Gracias al esfuerzo imaginativo de los signos evocativos ellos son excluidos de la naturaleza excesivamente descriptiva, los signos evocativos – la mayoría de sus veces – se da producto de la unión de las primeras letras de dos palabras que invita al consumidor a pensar en la funcionalidad del producto, brindando respuesta a la pregunta: ¿Para qué sirve? o ¿Qué es?

Es por lo indicado que, a efectos de evitar la denegación de la solicitud de registro de marca es necesario que el solicitante evalúe exhaustivamente la denominación que tendrá su marca.

Por otro lado, también se establece como prohibición absoluta al registro de aquellas marcas que “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.” (La Comisión de la Comunidad Andina, 2000)

Con lo expresado, se encuentra absolutamente prohibido – a modo de ejemplo – solicitar el registro de la marca: “Celu” para vender teléfonos o solicitar el registro de la marca figurativa con el dibujo de un globo para vender globos ¿la razón? Se desnaturalizaría el comercio en el mercado y con ello determinados consumidores tendrían preferencias no equitativas por determinadas marcas.

En ese sentido, se indica que son signos genéricos aquellas marcas que sean denominadas del mismo nombre del producto, a modo de ejemplo: no podrán registrase marcas denominadas “Flores” para la venta o comercialización de rosas, tulipanes o cualquier tipo de flor.

Asimismo, se señala que el signo distintivo deja de caer en la presente prohibición absoluta si a la imagen solicitada para registro como signo figurativo se le incluyen otros elementos adicionales, por ejemplo: la figura de la marca “Burger King” contiene elementos adicionales, sin embargo, en la figura es evidente que hace referencia a una hamburguesa.

Particularmente, se considera que la solución para evitar caer en el uso de palabras o figuras excesivamente genéricos o técnicos es recurrir a la búsqueda de elementos que puedan dotar de originalidad el signo y, de preferencia, procurar constituir signos de fantasía de modo tal que no se tropieza con el examen de registrabilidad.

Adicionalmente, otra prohibición absoluta es la que se prohíbe el registro de signos que “consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país” (La Comisión de la Comunidad Andina, 2000)

Con lo señalado, queda claro la prohibición de solicitar el registro de marcas denominadas “Puchito” o “Pucho” para distinguir cigarrillos en el mercado, así como tampoco podrían registrarse marcas denominadas “Chela” para vender o comercializar cervezas en el Perú.

Entonces, una alternativa para evitar la denegación del registro de marcas por solicitar el registro de marcas provenientes de composiciones de palabras coloquiales es que la Dirección de Signos Distintivos establezca una lista actualizada de denominaciones y figuras que no se deben de inscribir puesto que podría conllevar a una monopolización del mercado.

En el mismo sentido, se establece como prohibición el registro de marcas que “puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. (La Comisión de la Comunidad Andina, 2000)

En relación a lo indicado, se puede configurar engaño al registrar una marca de nombre “El chilenito” o “La Cachaza” para distinguir pisco hecho en Perú ya que se creería que la botella del producto es pisco proveniente de Chile o de la bebida alcohólica de Brasil denominada cachaza, por ello, el engaño se reproduciría por el hecho de brindar al consumidor información falsa sobre la procedencia geográfica del producto o servicio marcado que se trate.

En ese sentido, se indica que “la información debe ser falsa y debe ser susceptible de inducir a error; en otras palabras, no basta que la información falte a la verdad, sino que además debe ser información relevante para la adquisición” (Maravi Contreras, 2017, pág. 63) Por tanto, el hecho de que una persona encuentre en el mercado un producto de bebida alcohólica denominado “El chilenito” o “La Cachaza” será relevante para su compra ya que, comúnmente, el consumidor escoge el producto que desea comprar leyendo la marca del producto.

Con lo señalado, el análisis en abstracto – de la relación entre la marca y el producto o servicio – debe efectuarse previamente y con total objetividad antes de solicitar el registro de la marca, ello a efecto de evitar verse perjudicado con la denegación al registro por no aprobar el examen de registrabilidad.

Por otro lado, se indica la prohibición del registro de marcas que “sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres (La Comisión de la Comunidad Andina, 2000)

Sobre el inciso mencionado, se considera necesaria la precisión a la aplicación del presente inciso, ya que en la actualidad viene surgiendo controversia entre la Dirección de signos distintivos y los solicitantes del registro de marcas; adicionalmente,  al ser conceptos jurídicos indeterminados, se considera necesaria la delimitación de lo que conlleva cada una de las prohibiciones por ser contrarias a la moral, al orden público y a las buenas costumbres, caso contrario, se producirían denegaciones al registro por causales discrecionales y poco fundamentadas, lo que, consecuentemente, afectaría la autonomía de la voluntad de los solicitantes y con ello, la existencia de determinadas marcas sin la protección que otorga el registro.